[Biz&Law] 삼성에피스, 리제네론 '아일리아' 네덜란드 특허소송서 패소

[편집자주] 서울와이어는 비즈앤로(Biz&Law) 코너를 통해 한국 기업이 전 세계를 누비면서 벌어지는 각종 비즈니스 소송을 심도 깊은 취재를 통해 독자들에게 알려드리고자 합니다. 생소한 해외 법적 용어와 재판 과정을 알기 쉽게 풀어내 국내 산업계가 마주한 글로벌 법적 리스크를 분석하고, 향후 전망까지 예측하고자 합니다.

[서울와이어=정윤식 기자] 삼성바이오에피스가 네덜란드에서 리제네론(Regeneron Pharmaceuticals, Inc.)을 상대로 제기한 황반변성 치료제 ‘아일리아(성분명 애플리버셉트)’ 제형 특허 무효소송에서 패소했다. 법원은 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 ‘오퓨비즈(Opuviz)’ 제형이 EP 2364691 특허(유리체내 투여에 적합한 VEGF 억제제 제형, 이하 691특허)의 기술적 요건에 부합한다며 리제네론의 특허 침해 주장을 받아들였다.

지난 1일 네덜란드 헤이그 지방법원은 삼성바이오에피스가 리제네론을 상대로 제기한 EP 691특허, EP 2944306 특허(유리체내 투여에 적합한 VEGF 억제제 제형, 이하 306특허) 무효화 소송이 판결을 내렸다. 지난해 7월 19일 법원은 삼성바이오에피스가 요청한 특허사건 신속절차(VRO)를 받아들였다. 이를 기반으로 같은달 31일 삼성바이오에피스는 동법원에 소송장을 제출했다. 이후 리제네론은 삼성바이오에피스의 오퓨비즈가 EP 691특허와 306특허를 침해했다며 반소를 제기했다.

판결문에 따르면 아일리아의 물질특허인 EP 1183353 특허(약동학적 특성이 개선된 변형된 키메라 폴리펩티드)는 지난 2020년 5월 23일 만료됐으며, 이에 대한 추가보호증명서(SPC/네덜란드어 ABC)가 오는 11월 22일 만료 예정이다. 이후 삼성바이오에피스는 오퓨비즈를 현지에 출시할 예정이다.

오퓨비즈는 ▲40㎎의 VEGF 억제제(SEQ ID NO:4의 아미노산 27–457, 지정된 Asn 잔기에서 당화됨) ▲0.3㎎의 폴리소르베이트 20 ▲인산나트륨 완충제(이염기성 인산나트륨 0.16㎎ 및 일염기성 인산나트륨 0.8g) ▲80㎎의 수오크로스(sucrose)를 포함한 pH 약 6.2의 용액이다.

또한 EP 691특허와 EP 306특허는 EP2209103 특허(유리체내 투여에 적합한 VEGF 억제제 제형, 이하 EP 103특허)의 분할출원이다. EP 691특허와 EP 306특허는 2007년 6월 14일 출원됐으며, 각각 2013년 4월 24일, 2021년 1월 27일 등록됐다.

양 특허는 2006년 6월 16일 임시출원된 동명의 US 60/814484(이하 US 484출원)를 우선권으로 주장하고 있다. 또한 EP 691특허는 애플리버셉트의 ‘동결건조 가능한 제형(lyophilizable formulation)’, EP306특허는 그 제형을 충전한 ‘사전충전주사기(prefilled syringe, PFS)’ 제품에 초점을 뒀다.

삼성바이오에피스는 EP 691 및 EP 306 특허의 무효를 주장했다. 더불어 오퓨비즈 제형이 앞선 특허들의 우선권일 당시 통상의 기술자에게 자명(비진보성)한 기술이기에, 침해에 해당하지 않는다는 점에 대한 법률상 확인(Gillette/Arrow 선언)을 함께 청구했다. 예비적으로는 법률상 확인에서 ‘동결건조에 적합’이라는 특징을 제외한 형태의 선언도 구했으며, 민사소송법 1019h조(지식재산권 소송에서의 소송비용 부담)에 따른 소송비용을 가집행선고와 함께 부담해달라고 요청했다.

세부적으로 원특허인 EP 103특허 대비 EP 691특허, EP306 특허에서 추가된 구체적인 제형 사항(added matter)이 ▲지난 2006년 3월 22일 국제특허협력조약(PCT) 출원인 WO 2006/104852(VEGF 억제제 제형) ▲2006년 2월 2일 PCT 출원인 WO 2006/088650(VEGF 억제제의 국소 투여를 이용한 안구 손상 치료 방법) ▲2004년 11월 23일 JCEM에 발표된 해미시 M. 프레이저(Hamish M. Fraser) 외의 ‘혈관내피세포성장인자(VEGF) 트랩을 단회 주사하면 마카크 원숭이에서 배란이 차단되고, 용량에 비례하여 장기간 난소 기능이 억제되는 효과가 나타난다(Single Injections of Vascular Endothelial Growth Factor Trap Block Ovulation in the Macaque and Produce a Prolonged, Dose-Related Suppression of Ovarian Function)’ 논문에 따라 신규성이 결여된다고 주장했다.

삼성바이오에피스는 앞서 언급한 세 개의 출원, 논문과 2006년 3월 16일 공개된 미국 특허 출원 US 2006/0058234(VEGF 트랩 및 이의 치료적 용도, 이하 US 234출원)가 완전한 선행기술이라면, 진보성 결여로 무효이기에 US 484출원을 우선권으로 주장할 수 없다고 밝혔다. 그렇지 않더라도 오퓨비즈는 우선권일 및 출원일 당시의 선행기술에 비춰 비진보적 변형에 불과하므로, 특허의 보호범위에 속하지 않는다고 강조했다.

리제네론은 반소를 통해 ▲가능한 한 가집행선고와 함께 ▲오퓨비즈가 EP 691의 청구항 5(동결건조 가능한 제형)와 6(재구성된 제형이 유리체내 주사에 적합)의 보호범위 내에 속한다는 확인을 구했다. 여기에 ▲EP 691의 침해 금지와 ▲삼성바이오에피스가 제3자에게 오퓨비즈의 유럽허가를 사용하게 하는 행위를 금지하는 명령(강제금 부과 포함) ▲민사소송법 1019h조에 따른 소송비용과 법정이자 지급 등을 요구했다.

재판부는 우선권 부분에서 US 484출원 명세서에 VEGF 특이적 융합단백질의 안정 제형이 공개됐다며, 평균적인 기술자는 앞선 단백질의 발현된 성숙 형태(SEQ ID NO:4의 아미노산 27–457)를 의미하는 것으로 이해한다고 했다. 또한 제형 내 각 보조성분 비율(인산나트륨 완충제 5–40 mM, 10 mM 예시 등)도 직접 공시됐다는 등의 사유로 EP 691특허, EP 306특허가 합법하다고 판단했다.

또한 진보성의 부분에서도 융합단백질은 구조가 복잡해 안정 제형을 예측하기 어렵다는 것이 우선권일 당시(2006년)의 일반기술상식이라고 밝혔다. 특히 안과(유리체내) 주사용 제형은 일반 주사제 제형보다 독성, 투명성, 점도, 응집 위험 등의 추가 제약조건이 있다고 했다.

추가로 US 234출원에서 VEGF mini-trap 제형용 보조성분 리스트가 제시되어 있지만, 보조성분의 조합이나 농도에 대한 구체적 지침(pointer)은 없다는 점과 다른 문건에서도 단백질별 안정화가 예측 불가능하다는 등을 근거로 삼성바이오에피스의 요청을 기각했다.

리제네론의 반소에 대해 재판부는 EP 691특허의 청구항6이 유리체내 투여용으로 동결건조·재구성이 가능한 모든 안과 제형에 보호를 부여한다고 밝혔다. 결과적으로 오퓨비즈가 691특허 청구항 6의 기술적 특징에 부합하며 침해에 해당한다는 것이다. EP 691특허의 청구항 5에 대해서는 리제네론이 청구항6의 침해를 인정하면 판단할 필요가 없다고 요청했기에 생략됐다. 반면 유럽내 사용 금지 청구는 구체적 사정을 충분히 소명하지 못했다는 사유로 기각됐다.

F.M. 부스(F.M. Bus)를 포함한 3인의 판사는 “삼성바이오에피스에게 EP 691특허의 네덜란드 부분에 대한 침해금지를 명령한다. 특히 네덜란드에서 오퓨비즈를 제조·제조하게 하거나, 제공·유통·사용하거나, 그 목적을 위한 수입·재고 보유를 금지한다”고 판결했다. 여기에 “금지 위반시 1회 위반당 7만5000유로, 또는 리제네론의 선택으로 제품 1개당 1만 유로, 또한 일당 7만5000유로(1일 미만은 1일로 계산)의 강제금을 부과하며 최대 100만 유로까지로 한다”고 덧붙였다.

한편 재판부는 EP 306특허 관련 판결에서 리제네론이 유럽특허청(EPO)에 제출해 방어한 보정 청구항 범위를 초과하는 부분은 무효라고 판결했다. 이는 명세서상 특정 조성(40㎎/㎖ 애플리버셉트, 인산나트륨 10mM, NaCl 40mM, 폴리소르베이트 0.03%, 수크로스 5%, pH 6.2–6.3)만이 우선권 문서와 직접적 근거를 공유한다는 판단에 따른 것이다.