[Biz&Law] 삼성에피스, 아일리아 ‘045특허’ 불공정행위 반소 유지 성공

[편집자주] 서울와이어는 비즈앤로(Biz&Law) 코너를 통해 한국 기업이 전 세계를 누비면서 벌어지는 각종 비즈니스 소송을 심도 깊은 취재를 통해 독자들에게 알려드리고자 합니다. 생소한 해외 법적 용어와 재판 과정을 알기 쉽게 풀어내 국내 산업계가 마주한 글로벌 법적 리스크를 분석하고, 향후 전망까지 예측하고자 합니다.

[서울와이어=정윤식 기자] 삼성바이오에피스가 황반병성 치료제 ‘아일리아(성분명 애플리버셉트)’의 용도 특허인 ‘US 11975045 특허(혈관신생 안구 질환 치료를 위한 VEGF 길항제 사용, 이하 045특허)‘ 등에 불공정행위가 있었다는 반소 유지에 성공했다. 이를 기반으로 향후 리제네론 특허 포트폴리오에 공략에 힘이 실릴 수 있을지 주목받고 있다.

지난 8일(현지시간) 미국 웨스트버지니아 북부지방 연방법원 클락스버그 지부는 리제네론이 삼성바이오에피스의 불공정행위 항변을 삭제하고 반소를 기각해달라는 신청에 대한 결정을 내렸다. 앞선 반소를 통해 삼성바이오에피스는 045특허를 포함한 특허들이 ‘전염적 집행불가(infectious unenforceability)’에 해당한다고 주장했다.

구체적으로 삼성바이오에피스는 045특허의 발명자인 조지 얀코풀로스(Dr. George Yancopoulos)가 045특허의 선행출원 특허인 ‘US 10130681특허(이하 681특허)‘와 ‘US 9254338특허(이하 338특허)‘ 심사 과정에서 리제네론 관련 핵심 문서를 고의로 특허청에 제출하지 않았다고 주장했다.

반면 리제네론은 045특허 심사과정에서 참고자료들이 제출됐기에 기존의 누락은 치유됐으며, 삼성바이오에피스의 불공정행위 주장은 무의미하다고 항변했다. 삼성바이오에피스는 리제네론의 참고자료 제출사실은 인정하면서도, 이것이 실제로 불공정행위를 치유했는지 ‘사실판단(factual inquiry)‘의 문제로 소송 초기 단계에서 기각할 수 없다고 반박했다.

재판부는 연방순회항소법원의 ‘코르디스코퍼레이션과 보스턴사이언티픽 판례(Cordis Corp. v. Boston Scientific Corp., 188 F. App’x 984)‘ 등에 기반해 리제네론의 신청을 기각했다. 이 판례는 선행출원 특허 심사 중 은폐된 자료가 파생(후속)특허 심사에서 나중에 제출됐다고 해서 불공정행위가 법적으로 치유되는 것은 아니라는 것을 골자로 한다.

이번 삼성바이오에피스의 반소는 지난 2023년 11월 21일 리제네론이 제기한 특허 침해 소송의 연장선에 있다. 당시 리제네론은 삼성바이오에피스가 아일리아의 특허 38개를 침해했다고 주장했다. 또한 ▲오퓨비즈(SB15) 관련 행위(제조, 판매, 유통 등)의 예비, 영구 금지명령 ▲손해배상 ▲고의침해 인정 ▲변호사 비용 및 소송비용 회수 등을 요구했다.

이후 2024년 6월 14일 웨스트버지니아 북부지방 연방법원 클락스버그 지부는 내부적으로 예비적 금지명령 인용을 결정했으며, 같은해 7월 10일 명령문을 발부했다. 이에 반발한 삼성바이오에피스는 연방항소법원에 항소를 제기했으나, 결정이 원인이 된 ‘US 11084865 특허(유리체강내 투여에 적합한 VEGF 길항제 제형, 이하 865특허)‘에 대한 의문을 제기하지 못했다는 사유로 기각됐다.

해당 과정에서 삼성바이오에피스는 미국특허청(USPTO)에 865특허 무효화 심판(IPR)을 청구했다. 하지만 특허심판원(PTAB)이 청원에서 제기된 청구항, 선행기술 문헌, 쟁점들이 지방법원과 연방순회항소법원이 다룬 7개 판결의 내용과 실질적으로 동일하다는 등의 주장을 받아들이며 심판 개시를 재량 기각당했다.

이번 삼성바이오에피스의 반소는 045특허의 오염을 통한 681특허와 338특허의 무효화 시도로 분석된다. 실제로 삼성바이오에피스가 침해했다고 주장한 특허 목록에 045특허는 포함되지 않았다. 반대로 말하면 681특허와 338특허의 무효화를 통해 리제네론이 침해에 포함하지 않은 045특허까지 무효화시키는 상황이라는 것이다.

한편 리제네론은 삼성바이오에피스 이외에도 암젠, 마일란/바이오콘, 셀트리온, 포마이콘, 산도스 등을 상대로 특허침해 소송을 제기했다. 이중 마일란/바이오콘과는 리제네론과의 합의를 통해 2026년 하반기부터 미국 시장에 ‘예사필리(YESAFILI)’를 출시할 수 있게 됐다. 반면 소송 승리를 통해 ‘파블루(PAVBLU)’를 출시한 암젠의 경우, 리제네론이 ‘US 12331099 특허(유리체강내 투여에 적합한 VEGF 길항제 제형)’를 침해했다며 추가 소송을 제기한 상태다.