[단독] HS효성첨단소재, 美 타이어코드 특허무효심판 ‘실패’

[서울와이어=천성윤 기자] HS효성첨단소재(이하 HS효성)가 코오롱인더스트리(이하 코오롱)와 미국에서 타이어코드 특허 분쟁을 특허무효심판(IPR)으로 가져가려 했지만 실패했다.

앞서 HS효성은 본안 특허침해 소송이 벌어지고 있는 캘리포니아주(州) 중앙 지방법원에 IPR 절차가 끝날 때까지 사건 진행을 중지해 달라고 요청해 인용됐다. 이번 IPR 신청 기각으로 해당 재판은 속개될 전망이다. (관련 기사: [단독] HS효성첨단소재, 코오롱인더와 美 특허소송 일시중단 요청)

◆한국 법원, HS효성 측 의견 받아 코오롱 특허 무효화

양사의 분쟁이 된 특허는 미국 특허번호 9,789,731 B2, 10,196,765 B2, 9,617,663 B2로 타이어에 사용되는 보강재인 타이어코드와 관련됐다. 기존 섬유 코드의 제조 난이도와 품질 편차 문제를 개선하고, 더 높은 인장강도와 수명을 확보할 수 있는 기술이다.

HS효성은 이 특허가 타이어 업계에서 일반적으로 쓰이는 기술이기 때문에 코오롱이 특허를 통해 독점할 수 없다는 입장이다. 특히 HS효성과 코오롱은 산업용 섬유 분야에서 치열하게 경쟁하기 때문에 타이어코드 기술을 서로 양보할 수 없는 상황이다.

HS효성은 현재 글로벌 타이어코드 시장 50%를 점유하고 있다. 미쉐린·브리지스톤·굿이어·콘티넨탈·한국타이어 등 세계 10대 타이어 기업이 HS효성의 타이어코드를 쓰고 있다. 만약 이번 특허 소송에서 패소하게 되면 HS효성은 제품 금지 또는 막대한 라이선스 비용을 지불할 수 있기 때문에 재판에 총력을 기울이고 있다.

이 분쟁은 한국과 미국, 양국 법원에서 벌어지고 있다. 먼저 한국 법원에서는 HS효성이 우위를 차지하고 있다.

지난 6월 13일 특허법원 제5부는 HS효성이 코오롱을 상대로 제기한 타이어코드 특허무효 소송에서 HS효성의 손을 들어줬다. HS효성은 코오롱이 지난 2015년 등록한 ‘하이브리드 섬유 코드 및 그 제조 방법’ 특허가 업계에 범용적으로 쓰이는 기술이라며 특허 무효를 주장했다.

당시 HS효성은 “코오롱이 진보성을 주장하고 있는 아라미드 나일론 하이브리드 타이어 코드는 이미 30년 전부터 글로벌 타이어 업체들이 널리 사용해 온 공지의 기술로 이 제조 기술은 업계에서 통용되는 보편적 기술”이라고 밝혔다.

이어 “HS효성첨단소재 역시 약 20년 전부터 해당 기술을 기반으로 타이어 제조사에 제품을 공급해왔다”며 “이번 국내 판결에 이어 미국 특허심판원에 청구한 특허무효 심판에서도 좋은 결과가 있길 기대한다”고 덧붙였다.

◆미국 특허청, 한국과 전혀 다른 결론…왜?

하지만 HS효성의 기대와는 다르게 미국 특허청(USPTO)은 전혀 다른 결론을 냈다. 14일(현지시간) USPTO는 HS효성이 신청한 3건의 코오롱 특허 IPR 신청을 기각했다.

USPTO는 결정문에서 “이 특허는 이미 등록 후 6~9년이 지났다”며 “이렇게 오랜 기간 존속하게 되면, 권리자는 그동안 시장 독점·투자 회수·거래 관계 형성 등을 통해 안정된 기대이익을 가지게 된다”고 말했다. 즉 권리자(코오롱)가 특허로 인해 사업을 안정적으로 영위하고 있는 상황에서 IPR을 개시할 경우, 권리자의 불이익이 클 수 있다는 뜻이다.

또 USPTO는 ‘자원 사용의 적정성 부족’을 기각 근거로 내세웠다. USPTO는 IPR 심리 인력과 시간이 한정돼 있기 때문에 합리성을 보고 진행 여부를 판단한다. 이에 청구인(HS효성)이 왜 지금 시점에서 IPR을 청구하는지 확실한 설득력이 있어야 한다. 이 점이 충족되지 않으면 IPR을 기각한다.

USPTO는 HS효성이 이것을 충분히 소명하지 않았다는 입장이다. 결정적으로 USPTO는 “HS효성첨단소재는 본안 소송 정지 해제 시 발생할 수 있는 중복 심리와 판결 충돌 우려를 해소하기 위한 합의서(stipulation)를 제출하지 않았다”고 지적했다.

통상 IPR과 본안 소송이 병행되면 중복 심리와 판결 불일치 위험이 생긴다. 이 같은 상황을 막기 위해 청구인은 합의서를 제출해 중복 방지 조치를 위한 절차적 약속을 해야 한다. 통상적으로 합의서에는 ‘본안 소송 재판부와 IPR 재판부에 동일한 주장을 해서 사법 체계 효율성을 낭비하는 일이 없도록 하겠다’는 내용이 담긴다.

USPTO는 “그러나 HS효성첨단소재는 이 서류를 제출하지 않았다”며 “IPR을 기각하는 쪽으로 무게를 둘 수 밖에 없다”고 강조했다. 특허소송에서 승·패소를 결정짓는 가장 강력한 판례인 IPR이 기각되면서 캘리포니아주에서 벌어지고 있는 본안 소송도 HS효성에 다소 불리한 방향으로 흐를 것으로 전망된다.

추후 속개될 재판에서 HS효성은 한국 법정이 코오롱 특허를 무효화 한 판례를 인용해 대응할 것으로 예상된다.