[Biz&Law] SK넥실리스, 美 PTAB서 ‘구리박 특허’ 방어…솔루스 재심 또 기각

[편집자주] 서울와이어는 비즈앤로(Biz&Law) 코너를 통해 한국 기업이 전 세계를 누비면서 벌어지는 각종 비즈니스 소송을 심도 깊은 취재를 통해 독자들에게 알려드리고자 합니다. 생소한 해외 법적 용어와 재판 과정을 알기 쉽게 풀어내 국내 산업계가 마주한 글로벌 법적 리스크를 분석하고, 향후 전망까지 예측하고자 합니다.

[서울와이어=천성윤 기자] 미국에서 SK넥실리스가 소유한 구리박 관련 특허를 무효화 해달라며 솔루스첨단소재(Solus Advanced Materials, 이하 솔루스)가 특허심판원(PTAB)에 특허무효심판(IPR)을 두 차례 신청했으나 모두 기각됐다. 특허를 보호한 SK넥실리스는 소송 리스크를 덜어냄과 동시에 미국 사업 불확실성을 해소했다.

15일(현지시간) 미국 특허청(USPTO) 래 린 P. 게스트(Rae Lynn P. Guest), 존 G. 뉴(John G. New), 조-앤 M. 코코스키(Jo-Anne M. Kokoski) 행정특허판사는 솔루스가 요청한 미국 특허번호 9,457,541(이하 541)에 대한 IPR을 최종 기각했다. 앞서 솔루스는 동일한 IPR을 요청했으나 반려됐고, 이번 재심에서도 재차 거절됐다. 

재판부는 “솔루스의 재심 청구를 검토해 봤으나, 청구인이 본안 심리에서 승소할 합리적 개연성을 입증하지 못했다고 결론 내렸다”고 밝혔다.

쟁점이 된 541 특허는 2차전지에 쓰이는 구리박의 주름을 펴는 정밀 기술에 관한 내용이다. 구리박은 머리카락 굵기보다도 얇기 때문에 전극 재료가 발라지거나 배터리가 충·방전을 반복할 때 주름이나 뒤틀림이 생길 수 있다. 이 주름이 생기면 전극이 고르게 작동하지 않아서 배터리 성능, 안정성, 수명이 떨어지는데, 특허 기술을 사용하면 이것을 보완할 수 있다.

솔루스 측이 IPR을 제기한 부분은 541 특허의 청구항(claim, 특허설명) 1~4항이다. 구글 특허(Google Patents)에 따르면 541 특허는 4항으로 이뤄졌기 때문에 솔루스는 사실상 이 특허의 말소를 원했다. 

솔루스는 이번 IPR 요청에서 541 특허 한참 전부터 선행 기술이 존재했고, SK넥실리스는 단지 그 선행 기술을 응용해 최적화한 것에 불과하다고 주장했다. 이들이 제기한 증거는 1974년 출판된 F.A. 뢰벤하임의 저서 ‘현대 전해도금’(Modern Electroplating) 3차 개정판의 내용이다.

SK넥실리스가 이 자료를 토대로 업계에서 관례적으로 이용하던 기술을 손쉽게 특허등록 했다는 것이다. 또 싱푸 예(Xingpu Ye)가 1992년 저술한 학술논문에서 설명된 구리박 표면을 매끄럽게 하는 방법론을 SK넥실리스 측이 가져왔다고 강조했다.

하지만 재판부는 솔루스 측의 주장을 모두 반박했다. 뉴 판사는 “솔루스의 주장은 증거가 부족하고 사후적 추론에 불과하다”며 “오직 541 특허에만 존재하는 기술이 있고, 뢰벤하임의 연구와 특허는 직접적인 관계가 없다”고 말했다. 이어 “구리박 특성을 변경하는 것은 단순하지 않고 매우 복잡한 과정”이라며 “문헌 등을 참조해 단순 따라한다고 이것이 구현되지 않는다”고 밝혔다. 

그러면서 “청구인은 특허심판원이 법률 해석을 잘못했거나 불합리한 판단을 했다는 점을 입증하지 못했다”며 “재심 청구는 기각된다”고 판시했다. 

이번 판결로 SK넥실리스는 541 특허에 대한 권리를 확고히 하고 이차전지 핵심 기술에 대한 독자성을 입증했다. 솔루스는 두 번의 IPR 기각으로 앞으로 이와 관련된 특허에 이의를 제기할 수 없을 것으로 보인다.

한편, SK넥실리스와 솔루스는 전지용 구리박 시장에서 치열하게 경쟁하고 있다. 글로벌 1위는 SK넥실리스로, 4㎛(미크론), 6㎛ 등 얇은 동박 생산 기술력을 앞세워 20%대 점유율을 확보하고 있다. 이번 특허 소송도 이차전지 업계 주도권을 두고 기술 경쟁 과정에서 비롯된 것으로 분석된다.